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商標(biāo)被“搭便車(chē)”，如何認(rèn)定“馳名”？
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我國(guó)法律法規(guī)針對(duì)已注冊(cè)的馳名商標(biāo)，建立了跨類保護(hù)制度，即可以禁止他人在不相同或者不相類似的商品及服務(wù)上注冊(cè)使用。那么，在已經(jīng)享有防御商標(biāo)的情況下，權(quán)利人是否還可以主張認(rèn)定馳名商標(biāo)，獲得跨類保護(hù)？近日，上海市高級(jí)人民法院審結(jié)一起這樣的侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案。
【案情回顧】
○釘釘商標(biāo)被“搭便車(chē)”
2015年，某高新科技集團(tuán)推出一款企業(yè)級(jí)智能移動(dòng)辦公平臺(tái)——釘釘。某科技公司（以下簡(jiǎn)稱科技公司）和某信息公司（以下簡(jiǎn)稱信息公司）是研發(fā)并提供釘釘產(chǎn)品和服務(wù)的主體。
2014年7月7日、2015年1月13日，該高新科技集團(tuán)分別申請(qǐng)注冊(cè)了第42類軟件運(yùn)營(yíng)服務(wù)等類別“釘釘”商標(biāo)（以下簡(jiǎn)稱第42類“釘釘”文字商標(biāo)）、第42類軟件運(yùn)營(yíng)服務(wù)等類別翅膀圖形商標(biāo)（以下簡(jiǎn)稱第42類翅膀圖形商標(biāo)），注冊(cè)公告日期分別為2015年8月14日、2017年12月21日。科技公司和信息公司經(jīng)授權(quán)，享有前述兩類注冊(cè)商標(biāo)的使用權(quán)。
隨著兩商標(biāo)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期使用和推廣，逐漸在國(guó)內(nèi)享有較高知名度，2016年9月12日，該高新科技集團(tuán)又申請(qǐng)注冊(cè)了第43類餐廳等類別翅膀圖形商標(biāo)（以下簡(jiǎn)稱第43類翅膀圖形商標(biāo)），注冊(cè)公告日期為2018年5月7日�？萍脊竞托畔⒐窘�(jīng)授權(quán)，享有該商標(biāo)使用權(quán)，并與從事相關(guān)餐飲服務(wù)的企業(yè)合作，為他們提供釘釘軟件等產(chǎn)品或服務(wù)。
2016年12月28日，某餐飲集團(tuán)創(chuàng)始人賀某從案外人受讓了第43類餐廳等類別、第29類食品等類別“釘釘冒菜”文字商標(biāo)，兩商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)日為2015年11月19日。
2017年3月，該餐飲集團(tuán)孵化的首家項(xiàng)目子公司——某餐飲公司（以下簡(jiǎn)稱餐飲公司）成立，在招商手冊(cè)中載明釘釘冒菜圖文組合標(biāo)識(shí)為其經(jīng)營(yíng)的一家品牌，并在同頁(yè)印有該品牌公司字樣。
2020年9月，釘一釘冒菜店成立，經(jīng)營(yíng)者為賀某，亦在店鋪招牌、宣傳展板、點(diǎn)餐牌、室外立式海報(bào)以及某外賣(mài)平臺(tái)線上店鋪等上使用了釘釘冒菜圖文組合標(biāo)識(shí)。
餐飲公司、釘一釘冒菜店在使用“釘釘冒菜”注冊(cè)商標(biāo)時(shí)，實(shí)施了大量非原樣使用行為。比如，改變“釘釘冒菜”的字體并對(duì)其進(jìn)行拆分，橫向突出放大“釘釘”二字，并縮小“冒菜”二字豎向排列在“釘釘”的右側(cè)。線上店鋪的菜單中也大量使用“釘釘+食品名稱”的文字組合，如“釘釘⼀午餐肉”等。
科技公司和信息公司發(fā)現(xiàn)后認(rèn)為，第42類“釘釘”文字商標(biāo)和翅膀圖形商標(biāo)，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的使用和推廣，在國(guó)內(nèi)已為相關(guān)公眾廣泛知曉并具有較高的知名度和影響力，屬于馳名商標(biāo)。某品牌公司、餐飲公司、釘一釘冒菜店、賀某、外賣(mài)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商的行為破壞了前述商標(biāo)與軟件運(yùn)營(yíng)服務(wù)之間的直接密切聯(lián)系，減弱前述商標(biāo)的顯著性，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。故起訴到上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院，請(qǐng)求判決五被告停止侵權(quán)、公開(kāi)消除影響、賠償損失300萬(wàn)元。
兩原告還提交了營(yíng)業(yè)執(zhí)照、商標(biāo)文件、推廣報(bào)道等證據(jù)。其中，網(wǎng)名為“熱血小曾”的用戶曾在釘一釘冒菜店線上店鋪發(fā)布評(píng)價(jià)稱，“釘釘不止可以辦公還可以吃冒菜，這邊新開(kāi)了一家釘釘冒菜店”。被告賀某曾與設(shè)計(jì)公司簽訂設(shè)計(jì)方案，也載明要“借勢(shì)營(yíng)銷”“利用品牌名所具備的市場(chǎng)背書(shū)，迅速打造知名度”等。
鑒于該案涉及馳名商標(biāo)的認(rèn)定、案情較為復(fù)雜、對(duì)于同類案件具有普遍法律適用的指導(dǎo)意義，2021年12月，上海市高級(jí)人民法院作出民事裁定書(shū)，對(duì)案件予以提級(jí)管轄。
○“認(rèn)馳必要性”引發(fā)爭(zhēng)議
“權(quán)利人已注冊(cè)防御商標(biāo)，本案缺乏認(rèn)定馳名商標(biāo)的必要性。”庭審中，原、被告圍繞“認(rèn)馳必要性”等問(wèn)題展開(kāi)了激烈交鋒。
五被告認(rèn)為，本案中，原告已經(jīng)享有第43類翅膀圖形商標(biāo)，即防御商標(biāo)，可將其作為權(quán)利基礎(chǔ)進(jìn)行商標(biāo)維權(quán)。沒(méi)有必要認(rèn)定第42類“釘釘”文字和翅膀圖形商標(biāo)為馳名商標(biāo)。即使認(rèn)定馳名商標(biāo)，也應(yīng)以被告“釘釘冒菜”商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日，即2015年11月19日作為時(shí)間節(jié)點(diǎn)。原告目前的證據(jù)不足以證明第42類“釘釘”文字及翅膀圖形商標(biāo)在2015年11月19日之前已經(jīng)構(gòu)成馳名商標(biāo)。
五被告還提出，被告賀某享有“釘釘冒菜”商標(biāo)，核準(zhǔn)使用服務(wù)項(xiàng)目包括餐飲。因此，他們?cè)诓宛^、餐廳服務(wù)及宣傳餐館服務(wù)上使用“釘釘冒菜”標(biāo)識(shí)屬于合法使用。被控侵權(quán)翅膀圖形標(biāo)識(shí)是其獨(dú)立創(chuàng)作而來(lái)，與原告權(quán)利商標(biāo)不相同也不近似，被告的行為不構(gòu)成侵權(quán)。
兩原告則堅(jiān)持要求認(rèn)定第42類“釘釘”文字和翅膀圖形商標(biāo)為馳名商標(biāo)。他們表示，雖然原告享有防御商標(biāo)，但在同時(shí)擁有多類別注冊(cè)商標(biāo)的情況下，原告有權(quán)根據(jù)訴訟策略、侵權(quán)情況，選擇主張某一商標(biāo)作為權(quán)利基礎(chǔ)。本案中，認(rèn)定馳名商標(biāo)更有利于原告的商標(biāo)權(quán)利保護(hù)。
上海市高級(jí)人民法院審理后認(rèn)為，原告提交了大量證據(jù)，足以證明第42類“釘釘”文字商標(biāo)和翅膀圖形商標(biāo)在被告使用之時(shí)已經(jīng)馳名。被告在第35類商業(yè)經(jīng)營(yíng)服務(wù)、第43類餐飲服務(wù)和第29類食品產(chǎn)品上非原樣注冊(cè)商標(biāo)使用行為，足以使相關(guān)公眾認(rèn)為被訴商標(biāo)與馳名商標(biāo)具有相當(dāng)程度的聯(lián)系，減弱了涉案馳名商標(biāo)的顯著性，不正當(dāng)利用了該馳名商標(biāo)的市場(chǎng)聲譽(yù)，致使原告利益受損，侵犯了原告馳名商標(biāo)的商標(biāo)權(quán)利。
但是，沒(méi)有證據(jù)表明，在被告“釘釘冒菜”商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)之時(shí)，即2015年11月19日，原告第42類“釘釘”文字和翅膀圖形商標(biāo)構(gòu)成馳名商標(biāo)。因此，被告可在其注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)范圍內(nèi)繼續(xù)合法使用被訴“釘釘冒菜”商標(biāo)，不構(gòu)成對(duì)原告涉案商標(biāo)的侵犯。當(dāng)然，在原告涉案商標(biāo)業(yè)已馳名的情況下，被告應(yīng)當(dāng)依法嚴(yán)格規(guī)范使用其“釘釘冒菜”注冊(cè)商標(biāo)，對(duì)其注冊(cè)商標(biāo)的使用負(fù)有更高注意義務(wù)，不得進(jìn)行所謂“借勢(shì)營(yíng)銷”，不得突出或者單獨(dú)使用“釘釘”，更不得對(duì)其“釘釘冒菜”注冊(cè)商標(biāo)變?cè)觳鸱质褂谩?/span>
被告外賣(mài)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商收到訴狀后及時(shí)履行了“通知?jiǎng)h除”義務(wù)，已盡平臺(tái)注意義務(wù)，無(wú)需承擔(dān)責(zé)任。
綜上，上海市高級(jí)人民法院一審判決被告某品牌公司、餐飲公司、釘一釘冒菜店、賀某停止侵害并公開(kāi)消除影響，餐飲公司、賀某連帶賠償50萬(wàn)元，某品牌公司、釘一釘冒菜店對(duì)其中部分承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。
本案一審判決后，各方當(dāng)事人均未提起上訴，一審判決發(fā)生法律效力。
【案情回顧】
○釘釘商標(biāo)被“搭便車(chē)”
2015年，某高新科技集團(tuán)推出一款企業(yè)級(jí)智能移動(dòng)辦公平臺(tái)——釘釘。某科技公司（以下簡(jiǎn)稱科技公司）和某信息公司（以下簡(jiǎn)稱信息公司）是研發(fā)并提供釘釘產(chǎn)品和服務(wù)的主體。
原告注冊(cè)的第42類翅膀圖形商標(biāo)
2014年7月7日、2015年1月13日，該高新科技集團(tuán)分別申請(qǐng)注冊(cè)了第42類軟件運(yùn)營(yíng)服務(wù)等類別“釘釘”商標(biāo)（以下簡(jiǎn)稱第42類“釘釘”文字商標(biāo)）、第42類軟件運(yùn)營(yíng)服務(wù)等類別翅膀圖形商標(biāo)（以下簡(jiǎn)稱第42類翅膀圖形商標(biāo)），注冊(cè)公告日期分別為2015年8月14日、2017年12月21日。科技公司和信息公司經(jīng)授權(quán)，享有前述兩類注冊(cè)商標(biāo)的使用權(quán)。
隨著兩商標(biāo)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期使用和推廣，逐漸在國(guó)內(nèi)享有較高知名度，2016年9月12日，該高新科技集團(tuán)又申請(qǐng)注冊(cè)了第43類餐廳等類別翅膀圖形商標(biāo)（以下簡(jiǎn)稱第43類翅膀圖形商標(biāo)），注冊(cè)公告日期為2018年5月7日�？萍脊竞托畔⒐窘�(jīng)授權(quán)，享有該商標(biāo)使用權(quán)，并與從事相關(guān)餐飲服務(wù)的企業(yè)合作，為他們提供釘釘軟件等產(chǎn)品或服務(wù)。
2016年12月28日，某餐飲集團(tuán)創(chuàng)始人賀某從案外人受讓了第43類餐廳等類別、第29類食品等類別“釘釘冒菜”文字商標(biāo)，兩商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)日為2015年11月19日。
2017年3月，該餐飲集團(tuán)孵化的首家項(xiàng)目子公司——某餐飲公司（以下簡(jiǎn)稱餐飲公司）成立，在招商手冊(cè)中載明釘釘冒菜圖文組合標(biāo)識(shí)為其經(jīng)營(yíng)的一家品牌，并在同頁(yè)印有該品牌公司字樣。
2020年9月，釘一釘冒菜店成立，經(jīng)營(yíng)者為賀某，亦在店鋪招牌、宣傳展板、點(diǎn)餐牌、室外立式海報(bào)以及某外賣(mài)平臺(tái)線上店鋪等上使用了釘釘冒菜圖文組合標(biāo)識(shí)。
餐飲公司、釘一釘冒菜店在使用“釘釘冒菜”注冊(cè)商標(biāo)時(shí)，實(shí)施了大量非原樣使用行為。比如，改變“釘釘冒菜”的字體并對(duì)其進(jìn)行拆分，橫向突出放大“釘釘”二字，并縮小“冒菜”二字豎向排列在“釘釘”的右側(cè)。線上店鋪的菜單中也大量使用“釘釘+食品名稱”的文字組合，如“釘釘⼀午餐肉”等。
被告使用的釘釘冒菜圖文組合標(biāo)識(shí)
科技公司和信息公司發(fā)現(xiàn)后認(rèn)為，第42類“釘釘”文字商標(biāo)和翅膀圖形商標(biāo)，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的使用和推廣，在國(guó)內(nèi)已為相關(guān)公眾廣泛知曉并具有較高的知名度和影響力，屬于馳名商標(biāo)。某品牌公司、餐飲公司、釘一釘冒菜店、賀某、外賣(mài)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商的行為破壞了前述商標(biāo)與軟件運(yùn)營(yíng)服務(wù)之間的直接密切聯(lián)系，減弱前述商標(biāo)的顯著性，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。故起訴到上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院，請(qǐng)求判決五被告停止侵權(quán)、公開(kāi)消除影響、賠償損失300萬(wàn)元。
兩原告還提交了營(yíng)業(yè)執(zhí)照、商標(biāo)文件、推廣報(bào)道等證據(jù)。其中，網(wǎng)名為“熱血小曾”的用戶曾在釘一釘冒菜店線上店鋪發(fā)布評(píng)價(jià)稱，“釘釘不止可以辦公還可以吃冒菜，這邊新開(kāi)了一家釘釘冒菜店”。被告賀某曾與設(shè)計(jì)公司簽訂設(shè)計(jì)方案，也載明要“借勢(shì)營(yíng)銷”“利用品牌名所具備的市場(chǎng)背書(shū)，迅速打造知名度”等。
鑒于該案涉及馳名商標(biāo)的認(rèn)定、案情較為復(fù)雜、對(duì)于同類案件具有普遍法律適用的指導(dǎo)意義，2021年12月，上海市高級(jí)人民法院作出民事裁定書(shū)，對(duì)案件予以提級(jí)管轄。
○“認(rèn)馳必要性”引發(fā)爭(zhēng)議
“權(quán)利人已注冊(cè)防御商標(biāo)，本案缺乏認(rèn)定馳名商標(biāo)的必要性。”庭審中，原、被告圍繞“認(rèn)馳必要性”等問(wèn)題展開(kāi)了激烈交鋒。
五被告認(rèn)為，本案中，原告已經(jīng)享有第43類翅膀圖形商標(biāo)，即防御商標(biāo)，可將其作為權(quán)利基礎(chǔ)進(jìn)行商標(biāo)維權(quán)。沒(méi)有必要認(rèn)定第42類“釘釘”文字和翅膀圖形商標(biāo)為馳名商標(biāo)。即使認(rèn)定馳名商標(biāo)，也應(yīng)以被告“釘釘冒菜”商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日，即2015年11月19日作為時(shí)間節(jié)點(diǎn)。原告目前的證據(jù)不足以證明第42類“釘釘”文字及翅膀圖形商標(biāo)在2015年11月19日之前已經(jīng)構(gòu)成馳名商標(biāo)。
五被告還提出，被告賀某享有“釘釘冒菜”商標(biāo)，核準(zhǔn)使用服務(wù)項(xiàng)目包括餐飲。因此，他們?cè)诓宛^、餐廳服務(wù)及宣傳餐館服務(wù)上使用“釘釘冒菜”標(biāo)識(shí)屬于合法使用。被控侵權(quán)翅膀圖形標(biāo)識(shí)是其獨(dú)立創(chuàng)作而來(lái)，與原告權(quán)利商標(biāo)不相同也不近似，被告的行為不構(gòu)成侵權(quán)。
兩原告則堅(jiān)持要求認(rèn)定第42類“釘釘”文字和翅膀圖形商標(biāo)為馳名商標(biāo)。他們表示，雖然原告享有防御商標(biāo)，但在同時(shí)擁有多類別注冊(cè)商標(biāo)的情況下，原告有權(quán)根據(jù)訴訟策略、侵權(quán)情況，選擇主張某一商標(biāo)作為權(quán)利基礎(chǔ)。本案中，認(rèn)定馳名商標(biāo)更有利于原告的商標(biāo)權(quán)利保護(hù)。
上海市高級(jí)人民法院審理后認(rèn)為，原告提交了大量證據(jù)，足以證明第42類“釘釘”文字商標(biāo)和翅膀圖形商標(biāo)在被告使用之時(shí)已經(jīng)馳名。被告在第35類商業(yè)經(jīng)營(yíng)服務(wù)、第43類餐飲服務(wù)和第29類食品產(chǎn)品上非原樣注冊(cè)商標(biāo)使用行為，足以使相關(guān)公眾認(rèn)為被訴商標(biāo)與馳名商標(biāo)具有相當(dāng)程度的聯(lián)系，減弱了涉案馳名商標(biāo)的顯著性，不正當(dāng)利用了該馳名商標(biāo)的市場(chǎng)聲譽(yù)，致使原告利益受損，侵犯了原告馳名商標(biāo)的商標(biāo)權(quán)利。
但是，沒(méi)有證據(jù)表明，在被告“釘釘冒菜”商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)之時(shí)，即2015年11月19日，原告第42類“釘釘”文字和翅膀圖形商標(biāo)構(gòu)成馳名商標(biāo)。因此，被告可在其注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)范圍內(nèi)繼續(xù)合法使用被訴“釘釘冒菜”商標(biāo)，不構(gòu)成對(duì)原告涉案商標(biāo)的侵犯。當(dāng)然，在原告涉案商標(biāo)業(yè)已馳名的情況下，被告應(yīng)當(dāng)依法嚴(yán)格規(guī)范使用其“釘釘冒菜”注冊(cè)商標(biāo)，對(duì)其注冊(cè)商標(biāo)的使用負(fù)有更高注意義務(wù)，不得進(jìn)行所謂“借勢(shì)營(yíng)銷”，不得突出或者單獨(dú)使用“釘釘”，更不得對(duì)其“釘釘冒菜”注冊(cè)商標(biāo)變?cè)觳鸱质褂谩?/span>
被告外賣(mài)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商收到訴狀后及時(shí)履行了“通知?jiǎng)h除”義務(wù)，已盡平臺(tái)注意義務(wù)，無(wú)需承擔(dān)責(zé)任。
綜上，上海市高級(jí)人民法院一審判決被告某品牌公司、餐飲公司、釘一釘冒菜店、賀某停止侵害并公開(kāi)消除影響，餐飲公司、賀某連帶賠償50萬(wàn)元，某品牌公司、釘一釘冒菜店對(duì)其中部分承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。
本案一審判決后，各方當(dāng)事人均未提起上訴，一審判決發(fā)生法律效力。
